논문, 학회 발표, 전시회, 투자설명회로 기술을 먼저 공개했더라도 국내에서는 공지예외주장 제도를 이용해 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 다만 공개한 날로부터 정해진 기간 안에 출원해야 하고, 해외 출원까지 계획하고 있다면 나라마다 기준이 달라서 권리를 받지 못하는 경우도 생깁니다. 그러므로 공개 전에 출원하는 것이 위험을 줄이는 방법이고, 이미 공개했다면 남은 기간부터 확인해 바로 출원 일정을 세워야 합니다.
공개한 기술은 왜 특허를 받기 어려워지나요?
특허는 출원 시점에 세상에 알려지지 않은 새로운 기술에만 주어집니다. 이 요건을 신규성이라고 하며, 출원 전에 이미 알려진 기술과 같은 발명은 원칙적으로 등록되지 않습니다. 이때 그 기술을 처음 공개한 사람이 발명자 본인인지 남인지는 따지지 않습니다. 발명자가 직접 학회에서 발표했더라도 그 발표 자료가 선행기술이 되어 자기 출원의 신규성을 깨뜨릴 수 있습니다.
신규성만 문제가 되는 것도 아닙니다. 공개된 내용과 완전히 같지 않더라도 그 내용에서 통상의 기술자가 쉽게 떠올릴 수 있는 수준의 개량이라면 진보성이 부정될 수 있습니다. 블로그 게시물, 제품 시연 영상, 크라우드펀딩 상세 페이지, 영업용 카탈로그처럼 기술 문서로 보이지 않는 자료도 내용이 구체적이면 선행기술로 인용됩니다.
국내 특허제도가 선출원주의를 따른다는 점도 기억해야 합니다. 같은 발명을 두고 여러 사람이 출원하면 먼저 출원한 사람이 권리를 갖습니다. 공개를 보고 제3자가 비슷한 기술을 먼저 출원하면 발명자가 나중에 출원해도 순서에서 밀릴 위험이 있습니다.
공지예외주장은 어떤 조건에서 쓸 수 있나요?
지식재산처가 안내하는 공지예외주장 제도는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 스스로 발명을 공개한 경우, 공개한 날부터 12개월 안에 출원하면 그 공개를 신규성과 진보성 판단에서 빼 주는 제도입니다. 공개가 여러 번이었다면 가장 먼저 공개한 날부터 12개월 안에 출원해야 모든 공개를 예외로 주장할 수 있습니다.
실무에서 자주 놓치는 조건은 다음과 같습니다.
- 출원일은 앞당겨지지 않습니다. 공지예외주장은 본인의 공개를 선행기술에서 빼 줄 뿐이고, 출원일을 공개일로 소급해 주지 않습니다. 공개일과 출원일 사이에 제3자가 같은 기술을 출원하거나 독자적으로 공개하면 그 사람의 출원이나 공개가 장애가 될 수 있습니다.
- 주장 취지와 증명 자료가 필요합니다. 출원서에 공지예외를 주장한다는 취지를 적고, 공개 사실을 보여 주는 증명서류는 출원일부터 30일 이내에 내야 하며, 보완수수료를 내면 법이 정한 보완 기간 안에 낼 수 있습니다. 학회 초록, 게재 화면, 전시 참가 확인서처럼 공개일과 공개 내용을 확인할 수 있는 자료를 미리 보관해 두는 것이 좋습니다.
- 공개 행위를 빠짐없이 적어야 안전합니다. 논문 게재, 발표, 언론 보도처럼 공개가 여러 번 있었다면 그중 하나만 적고 나머지를 빠뜨렸을 때 빠진 공개가 선행기술로 인용될 수 있습니다.
- 의사에 반한 공개도 기한은 같습니다. 공동연구자나 협력사를 통해 권리자의 의사에 반해 누설·도용된 경우에도 공지일부터 12개월 안에 출원해야 합니다. 이때 출원서에 취지를 적을 필요는 없지만, 누설·도용 사실을 입증해야 합니다.
공지예외주장은 공개 후 일어날 수 있는 실수를 보완하는 장치이지, 출원을 미뤄도 되는 근거는 아닙니다. 12개월이 남았더라도 공개 직후 바로 출원 준비에 들어가는 것이 바람직합니다.
해외 출원까지 고려하면 무엇이 달라지나요?
국내에서 공지예외주장으로 구제받더라도 해외에서도 똑같이 구제받는 것은 아닙니다. 유예 기간의 유무와 범위는 나라마다 다르기 때문에 수출이나 해외 사업을 계획하고 있다면 공개 전에 출원 계획을 세우는 것이 위험을 줄이는 방법입니다.
일부 국가·지역은 출원 전 공개에 대한 예외를 아주 좁게 인정합니다. 이런 곳에서는 발명자가 스스로 논문을 발표한 경우 그 논문 때문에 구제받지 못하고 등록이 막힐 수 있습니다.
세계지식재산기구 법령 데이터베이스에 실린 판결문이 인용하는 파리협약 규정에 따르면 특허의 우선기간은 12개월입니다. 처음 출원한 뒤 이 기간 안에 다른 회원국에 출원하면서 우선권을 주장할 수 있으므로, 공개 전에 국내 출원을 먼저 해 두면 해외 출원 일정을 정할 시간을 확보하는 데 도움이 됩니다.
미국 특허상표청이 안내하는 특허협력조약(PCT) 국제출원 제도를 이용하면 출원서 하나로 여러 체약국에 출원한 효과를 얻습니다. 개별 국가의 국내단계 진입은 대부분 우선일부터 30개월 안에 하면 됩니다. 어느 나라에 진출할지 결정되지 않았을 때 판단 시간을 버는 수단으로 많이 씁니다.
| 상황 | 국내 특허 가능성 | 해외 특허 가능성 | 권장 조치 |
|---|---|---|---|
| 공개 전에 국내 출원 완료 | 신규성 문제 없음 | 12개월 안에 우선권을 주장하면 유지 | 공개 일정과 우선권 기한을 함께 관리 |
| 본인이 공개했고 12개월이 지나지 않음 | 공지예외주장으로 구제 가능 | 국가별로 다르며 일부 국가는 어려움 | 즉시 출원하고 공개 증빙 확보 |
| 본인 공개 후 제3자가 먼저 출원 | 제3자 출원 때문에 불리해질 수 있음 | 국가별 유예 제도와 출원 순서에 따라 다르며 대체로 불리함 | 공개 자료와 개발 기록으로 선후관계 검토 |
| 공개 후 12개월이 지남 | 공개된 내용은 원칙적으로 등록 어려움 | 대부분 어려움 | 공개되지 않은 개량 부분 중심으로 새로 출원 검토 |
공개를 앞두고 있다면 어떤 순서로 준비해야 하나요?
공개 일정이 정해졌다면 그 날짜에서 거꾸로 계산해 출원을 먼저 끝내는 것이 원칙입니다. 다음 순서로 진행하면 놓치는 부분을 줄일 수 있습니다.
- 공개 범위 확정: 논문, 발표 슬라이드, 시연에서 어떤 구성과 수치가 드러나는지 목록으로 정리합니다.
- 선행기술 조사: 공개 특허공보와 논문을 검색해 이미 알려진 부분과 새로운 부분을 구분합니다.
- 출원 범위 설계: 공개 내용뿐 아니라 변형 예와 응용 예까지 명세서에 담아, 공개 후 경쟁사가 회피 설계할 여지를 줄입니다.
- 출원 후 공개: 출원번호와 출원일을 확인한 뒤 공개합니다. 공개 자료는 날짜가 표시된 형태로 따로 보관합니다.
- 후속 일정 관리: 우선권 주장 기한, PCT 국내단계 진입 기한, 심사청구 기한을 한 표로 묶어 관리합니다.
특허법상 특허출원은 출원일부터 1년 6개월이 지나면 출원공개되어 내용이 일반에 알려지고, 심사를 받으려면 출원일부터 3년 안에 심사청구를 해야 합니다. 출원 후에도 공개 시점과 심사 시점이 따로 움직이므로 사업 일정에 맞춰 관리해야 합니다.
공개 일정이 촉박해 완성된 명세서를 준비할 시간이 없다면, 임시 명세서 출원처럼 형식을 갖추지 않은 연구 자료로 먼저 출원일을 확보하는 방법도 있습니다. 이 경우 정해진 기간 안에 정식 명세서로 보정해야 하며, 처음 낸 자료에 없던 내용은 나중에 추가할 수 없다는 점에 주의해야 합니다.
자주 묻는 질문
사내 발표나 비밀유지계약을 맺은 투자자 미팅도 공개에 해당합니까?
비밀을 지킬 의무가 있는 한정된 사람에게만 알린 경우는 일반적으로 공개로 보지 않습니다. 다만 비밀유지 의무가 문서로 남아 있지 않거나 자료가 외부로 퍼졌다면 공개로 판단될 수 있습니다. 미팅 전에 비밀유지계약을 체결하고 배포 자료에 비밀 표시를 해 두는 것이 안전합니다.
공지예외주장을 출원할 때 깜빡하고 빠뜨렸다면 방법이 없나요?
출원 뒤에도 일정 시기까지는 공지예외주장을 보완할 수 있는 절차가 마련되어 있습니다. 가능 여부와 기한은 출원의 진행 단계에 따라 달라지므로, 빠뜨린 사실을 안 즉시 지식재산처 안내나 대리인을 통해 확인하고 절차를 진행해야 합니다.
이미 공개한 기술을 개량했다면 개량 부분만 특허로 받을 수 있나요?
개량 부분이 공개된 내용과 비교해 신규성과 진보성을 갖추었다면 별도로 특허를 받을 수 있습니다. 공개 자료가 선행기술이 되므로 개량 부분이 단순한 설계 변경 수준이 아니라 효과나 구성에서 분명히 다르다는 점을 명세서에 구체적으로 적어야 합니다. 개량을 거듭할 예정이라면 단계마다 공개 전에 출원하는 습관을 들이는 것이 권리를 지키는 데 도움이 됩니다.